截止2019年底,中国商标申请量、注册量已经连续17年稳居全球第一,但是也有许多闲置不用的商标,由于在先的商标太多,而能被用来做商标使用的资源又比较有限。因此,连续三年停止使用注册商标的撤销制度(简称撤三)被越来越多主体在申请注册商标时采用,最近我们几次遇到集团公司的主商标都被他人提撤三的情况。
一、法律依据
撤三制度依据的是我国现行《商标法》第四十九条第二款:
注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。商标局应当自收到申请之日起九个月内做出决定。有特殊情况需要延长的,经国务院工商行政管理部门批准,可以延长三个月。
该条规定的目的在于鼓励和促使商标注册人使用其商标,发挥商标在市场上区分商品来源的作用,同时也是为了清理闲置不用的商标,避免商标资源的闲置及浪费。
二、提交使用证据的注意事项
首先,提交使用证据的时间是从商标撤销申请日往前推算三年,比如2019年7月6日提交的申请,那么需要提交2016年7月6日至2019年7月5日的使用证据。
其次,如有正当理由没有使用,那么需提供相关证据,我们这里不多讨论。主要还是讨论怎么提交使用证据。
第三,是否要求提交在核定保护的所有商品上的使用证据?
在这种制度中,并不要求商标专用权人必须在诉争商标核定使用的每个商品上均进行使用,但是商标专用权人需要证明在其核定使用的具体商品上进行了真实、合法地使用,在与该商品相类似的其他商品上也可以维持商标专用权的有效。
第四,证据材料包括商标注册人使用注册商标的证据材料和商标注册人许可他人使用注册商标的证据材料。但是需要注意的是,商标许可使用合同不能代替真正的使用证据。
三、如何提交使用证据
哪些证据能证明真实有效的商业使用?权利人为了维持自己的注册商标,会提供各种使用证据,但是提供的证据不一定符合要求。从现在的司法判例来看,通常都要求提交的使用证据能形成完整的证据链,能证明诉争商标于指定期间在核定使用的商品上进行了真实、合法、有效的商业性使用。
1. 在类似商品上使用注册商标和在核定保护的商品上使用近似商标均不能认为是在核定保护商品上的使用。因为注册商标因连续三年停止使用被撤销注册的是商标的专用权,而不是禁用权。
2. 广告宣传中,如果没有出现核定保护的商品,通常不认为是使用。
3. 《注册商标使用许可授权书》原件,如果是关联公司、分支机构,通常认为这种授权比较合理,即使没有提供原件,基本上也是认可。
4. 商标注册人通常会提供各种使用证据,并不是要求每一种使用证据都能形成完整的证据链,而且看全部的使用证据是否能形成完整的证据链。
5. 在国内的生产行为因具有使用商标的真实意图,符合我国商标法设置三年不使用撤销制度的立法目的。被认为是商标的真实使用。
6. 没有使用日期的产品包装图片如没有其他相关证据佐证,通常不被认为是使用。
7. 仅有一张发票的象征性使用行为不被认可是真实有效的商业使用。
8. 为使用做准备不算真实使用,比如印制包装。
9. 要求是在商业中真实使用,QQ空间的使用不能算是商业宣传和推广。
10. 要求是在商业上的真实使用,自制的未进入商业流通领域的证据不被认可。
四、典型案例
需要注意的是,在提交使用证据的过程中,商标局、商标评审委员会和法院对证据认定的观点还不同,由于有司法救济程序,因此在提交使用证据时,我们还是需按照法院的要求来提供,下述案例中,为了全面了解案件,我们还是会提到行政程序中的观点:
(一)在国内生产销往国外,具有使用商标的真实意图,可以认定为是真实的使用。
案例
厦门三江盛达商贸有限公司城厢办事处、国家知识产权局商标行政管理(商标)再审行政判决书【(2019)最高法行再188号】
基本事实
诉争商标系第8467866号“VIZIT及图”商标,由三江盛达公司城厢办事处于2010年7月9日向商标局提出注册申请,并于2011年7月21日被核准注册,核定使用在第12类“陆地车辆用离合器、陆地车辆刹车片、后视镜、摩托车车轮毂、车轮辐条、陆地车辆传动链、陆地车辆传动轴、陆地车辆发动机、车辆喇叭”商品上,该商标专用权期限至2021年7月20日。京智贤公司针对诉争商标向商标局提出连续三年停止使用撤销申请。
案例来源
【商标局观点】真实使用,诉争商标不予撤销。
商评委观点
撤销了该注册商标。理由如下:
1. 商标使用许可授权书不能直接证明诉争商标的使用,且商标使用许可授权书原件与复印件不一致,真实性存疑,不予采信。
2. 产品实物、产品及包装图片在无其他证据佐证的情况下不能证明带有诉争商标的商品已进入市场实际销售。
3. 出口货物报关单复印件或为在后证据,或无诉争商标显示,少量出口货物报关单载有诉争商标且在指定期间内,但鉴于商标使用许可授权书真实性存疑,不能认定报关单的出口方厦门三江盛达商贸有限公司(以下简称厦门三江盛达公司)为使用诉争商标的适格主体。
一审法院观点
维持商评委裁定。理由如下:
1. 三江盛达公司城厢办事处于2011年7月21日、2011年8月14日向厦门三江盛达公司分别出具了两份《注册商标使用许可授权书》,其中2011年8月14日签订的授权书未提交原件,无法确定其真实性,不能证明诉争商标进行过真实、合法、有效的使用;
2. 在无其他证据予以佐证的情况下,2011年7月21日出具的授权书不能单独证明诉争商标进行过商业性的使用;
3. 三江盛达公司城厢办事处向商标局提交的证据3仅为产品及包装图片,在没有其他证据予以佐证的情况下,证据3不能证明标有诉争商标的产品进入流通市场;
4. 三江盛达公司城厢办事处向商标局提交的证据4、诉讼阶段提交的证据3或显示时间不在指定期间内,或报关单上未标明诉争商标,或虽然在指定期间内且标注诉争商标,但并没有其他证据予以佐证,亦不能作为诉争商标进行真实、合法、有效使用的证据;
5. 三江盛达公司城厢办事处诉讼阶段提交的证据2未提供原件,无法确定其真实性,不能证明标有诉争商标的产品进入流通市场以及诉争商标进行过合法、有效、真实的商业性使用。
二审法院观点
二审期间,三江盛达公司城厢办事处向二审法院提交了厦门三江盛达公司出口相关产品的《委托报关协议》,并盖有厦门海关报关单证专用章。
二审法院维持一审判决,理由1-4和一审法院的相同,同时二审法院还认为:
二审期间,三江盛达公司城厢办事处向法院补充提交的《委托报关协议》中,虽然所显示的时间在指定期间内且标注诉争商标,出口商品为诉争商标核定使用范围内的商品,但在无其他证据予以佐证的情况下,亦不能单独作为认定诉争商标进入中国大陆流通市场,进行真实、合法、有效使用的证据。
再审法院观点
诉争商标进行了真实有效的商业使用。
厦门三江盛达公司2013-2014年的海关出口货物报关单、进仓通知及入库单、兴业银行汇款回单等,拟证明诉争商标进行了真实有效的使用。最高院委托福建省高级人民法院向厦门海关核实,厦门三江盛达公司提交的2013-2014年的海关出口货物报关单上加盖的厦门海关印章真实有效。
另查明,厦门三江盛达公司在一审期间向一审法院提交了《情况说明》,称落款为2011年8月14日的《注册商标使用许可授权书》原件因为业务需要提供给了生产商,所以无法向法院出示。
1. 鉴于三江盛达公司城厢办事处系厦门三江盛达公司的分支机构,授权厦门三江盛达公司使用其商标合情合理,故再审院对2011年8月4日的《注册商标使用许可授权书》的真实性予以认可。
2. 双方签订的《注册商标使用许可授权书》可以证明三江盛达公司城厢办事处在2011年7月21日至2021年7月20日期间授权厦门三江盛达公司在“陆地车辆用离合器、陆地车辆刹车片、后视镜、摩托车车轮毂、车辆轮胎、车轮辐条、陆地车辆传动链、陆地车辆传动轴、陆地车辆发动机、车辆喇叭”等商品上使用诉争商标。
3. 根据2013-2014年海关进出口货物报关单并结合相应的商业发票、销售合同、装箱单等凭证可以证明在指定期间内,厦门三江盛达公司将贴附诉争商标的刹车蹄块(摩配)、喇叭等商品出口至国外。虽然上述商品直接出口至国外,但其生产行为仍发生在中国大陆地区,这种行为显然是在积极使用诉争商标,具有使用该商标的真实意图,对其商标予以撤销显然不符合我国商标法设置三年不使用撤销制度的立法目的,反而可能造成更多的资源浪费。
结合三江盛达公司城厢办事处提交的产品实物及包装图片,上述证据已经形成完整的证据链证明诉争商标在指定期间内在核定使用商品上进行了公开、合法、真实、有效的使用。二审法院仅以海关进出口货物报关单上的印章字迹模糊就否认其真实有效性,认定事实错误,应予纠正。
(二)一张发票能否证明商标真实有效地在商业上使用?商评委、一审、二审法院和最高院的观点完全不同。最高院认为是象征性使用,因此撤销了注册商标。
案例
迅捷传媒有限公司、国家工商行政管理总局商标评审委员会商标行政管理(商标)再审行政判决书【(2018)最高法行再23号】
基本事实
瑞安市奇彩贸易有限公司第1737521号“奥普AOPU”复审商标2002年3月28日注册在第6类金属毛巾架、金属建筑材料等商品上。后依次转让给涂秀平、浙江现代新能源有限公司、云南奥普伟业金属建材有限公司(以下简称奥普伟业公司)。经续展,复审商标的专用权期限至2022年3月27日。2009年10月14日,迅捷公司针对复审商标向商标局提出连续三年停止使用撤销申请。
商标局、商评委、一审法院、二审法院观点
维持商标注册。
再审法院观点
撤销注册商标。晋美公司为证明复审商标于指定期间内进行了商业使用,提交了一张发票,该发票为现代新能源公司向单一自然人开具的销售发票,金额仅为2506.90元,且开票日期距三年指定期限到期仅十余天。此种以维持注册商标效力为目的的象征性使用商标的行为,并不能起到在市场中发挥商标标识产品或服务来源的功能,故不能据此认定复审商标于指定期间在金属建筑材料商品上进行了商业使用。
(三)类似商品上使用诉争商标,或者在核定保护的商品上使用近似商标,都不是商标法意义上的使用。加盟、代理等营销合作的广告也并非真实地使用注册商标。
案例
国家工商行政管理总局商标评审委员会与云南盘龙云海药业有限公司其他二审行政判决书【北京市高级人民法院(2016)京行终2844号】
基本事实
2011年11月21日,云南盘龙云海药业有限公司(简称盘龙云海公司)以复审商标连续三年停止使用为由,向国家工商行政管理总局商标局(简称商标局)申请撤销方子林2003年11月7日注册的第3191802号“盘龙云海”商标。
商标局观点
撤销。
商评委观点
部分维持。理由是“盘龙云海”水产品宣传材料可以证明被许可人在矿泉水商品上对复审商标进行有效的商业使用,复审商标核定使用的果汁、柠檬汁等商品与矿泉水属于类似商品,所以复审商品在矿泉水商品上的使用,可视为在上述类似商品上的使用。方子林提交的证据不足以证明复审商标在啤酒商品上已进行真实、有效的商业使用,故复审商标在啤酒商品上的注册予以撤销。
一审法院观点
撤销注册商标。盘龙云海公司在诉讼中提交的网站打印件、公证书、宣传推广材料、相关荣誉证明等证据与本案不具有关联性,不予评述。
二审法院观点
撤销注册商标。理由如下:
1. 《商标许可使用合同》及孔雀公司的营业执照均为复印件,无原件印证,真实性存疑,同时方子林与孔雀公司之间存在一定利害关系,凭该合同约定内容不足以证实诉争商标的实际使用情况;
2. 《委托加工协议》仅能说明合同双方就矿泉水加工生产进行约定,《生活新报》、《云南信息报》等媒体刊登内容系关于加盟、代理等营销合作的广告宣传,均非复审商标在核定使用的商品上的有效证据;产品照片、水票及包装物均未能显示证据的形成时间,且该证据不能直接认定复审商标已经投入市场使用。
(四)自制证据、没有进入商业流通、或者是为使用做准备的印刷包装,不认为是使用。
案例
厦门草木人和茶业有限公司等与国家知识产权局二审行政判决书【北京市高级人民法院(2019)京行终9774号】
基本事实
厦门草木人和茶业有限公司(草木人和公司)第8351551号“佰翔”商标2011年6月7日注册,厦门翔业集团有限公司以三年不使用为理由对其提出了撤销申请。
商评委、一审法院、二审法院观点
撤销该商标。二审法院认为草木人和公司提交的商品外包装印刷订购合同、收据及证明、商品照片和商品包装均为自制证据,证明力弱。微信公众号和2015年微信公众号的认证缴费凭证,以及QQ空间的使用证据,均不能证明诉争商标已经进入市场流通、商业宣传和推广,或者是在指定期间的使用。
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